Im Rahmen der Diskussion über die Reform des deutschen Patentsystems möchten wir, die Berufsorganisationen BDPA, PAK und VPP, dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) einige konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der Struktur der Anspruchsgebühren und damit zur Stärkung des deutschen Standorts und der Attraktivität des deutschen Patentsystems unterbreiten.

Einleitung: Stärkung der Attraktivität des deutschen Patentsystems

Das deutsche Patentsystem spielt eine bedeutende Rolle auch auf internationaler Ebene, sowohl bei der Innovationsförderung als auch bei der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Doch angesichts der globalen Wettbewerbsbedingungen und der fortschreitenden Internationalisierung des Patentmarkts ist es erforderlich, das deutsche System den aktuellen Bedingungen anzupassen und so noch attraktiver zu gestalten. Für deutsche und auch für internationale Anmelder und Unternehmen sollte der Erwerb eines nationalen deutschen Patents transparent, übersichtlich und kostengünstig möglich sein. Dazu trägt eine klare und einheitliche Gebührenstruktur bei, die sich an internationalen Modellen orientiert und den Nutzern Rechtssicherheit durch einfache Handhabung in allen Verfahrenskonstellationen bietet.

Die Harmonisierung des deutschen Patentsystems mit den Regelungen des Europäischen Patentamts (EPA) stellt einen wichtigen Schritt dar, um den Standort Deutschland als führenden Innovationsstandort zu erhalten und weiter auszubauen.

1. Status quo nach dem nationalen Recht

Der Status quo nach nationalem Recht stellt sich wie folgt dar:

(a)       Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ist für eine elektronisch eingereichte Patentanmeldung eine Anmeldegebühr in Höhe von 40 Euro zu entrichten, entsprechend den Anspruchsgebühren (Nummer 311 000, Anlage zu § 2 (1) PatKostG). Umfasst die Patentanmeldung mehr als 10 Patentansprüche, so erhöht sich die Anmeldegebühr für den 11. und jeden weiteren Anspruch um 20 Euro (Nummer 311 050, Anlage zu § 2 (1) PatKostG). Die Anmeldegebühr muss innerhalb einer Frist von drei Monaten entrichtet werden (§ 6 (1) PatKostG).

Für eine deutsche Patentanmeldung, die aus einer internationalen (PCT-) Anmeldung hervorgeht, beträgt die Anmeldegebühr für eine Anmeldung 60 Euro (Nummer 311 150, Anlage zu § 2 (1) PatKostG). Umfasst die Patentanmeldung mehr als 10 Patentansprüche, so erhöht sich die Anmeldegebühr für den 11. und jeden weiteren Anspruch sogar um 30 Euro (Nummer 311 160, Anlage zu § 2 (1) PatKostG). Die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr endet in diesem Fall 31 Monate nach dem Zeitrang der PCT-Anmeldung (Art. III § 4 (2) S. 1 IntPatÜbkG).

(b)       Für eine aus einer PCT-Anmeldung entstehende deutsche Patentanmeldung bemisst sich die Anmeldegebühr nach der Zahl der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der internationalen Anmeldung. Mit anderen Worten: Selbst, wenn gleichzeitig mit der Nationalisierung der PCT-Anmeldung vor dem DPMA eine geringere Anzahl von Ansprüchen für die Prüfung der Anmeldung vorgelegt wird, ist gleichwohl die Anzahl der Ansprüche in der ursprünglichen Fassung der PCT-Anmeldung maßgeblich (Art. III § 4 (3) S. 1 IntPatÜbkG). Das gilt auch, wenn die Patentansprüche der internationalen Anmeldung im Verfahren vor dem internationalen Büro geändert wurden, bevor die PCT-Anmeldung nationalisiert wird. Ergibt sich durch eine Änderung allerdings eine höhere Gebühr nach dem Patentkostengesetz, so ist ein Unterschiedsbetrag zu zahlen, der mit Ablauf der 31-Monatsfrist fällig wird bzw. mit einem Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Art. 23 (2) PCT (Art. III § 4 (3) S. 2 IntPatÜbkG). Für die Zahlung dieses Unterschiedsbetrags gilt eine Frist von drei Monaten. Wird der Unterschiedsbetrag nicht gezahlt, so wird die Änderung der Ansprüche nicht berücksichtigt(Art. III § 4 (3) S. 3 IntPatÜbkG).

(c)       Nach dem nationalen System umfasst die Anmeldegebühr somit die Anspruchsgebühren. Wird die Anmeldegebühr nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Patentanmeldung in beiden vorgenannten Fällen nach § 6 (2) PatKostG als zurückgenommen. Lediglich für die Unterschiedsgebühr im Fall (b) ist eine weniger drastische Rechtsfolge vorgesehen.

Das nationale Recht birgt hier für Anmelder ein hohes Risiko. Zudem steht für den Fall, dass die Anmeldegebühr nicht fristgerecht vollständig gezahlt wird – abgesehen von seltenen Ausnahmen, in denen eine Wiedereinsetzung möglich ist – keinerlei Abhilfe bereit. Eine Weiterbehandlung nach § 123a PatG scheidet aus, da hier gesetzliche Fristen einzuhalten sind.

Ein Nachteil ergibt sich für Anmeldungen, die auf Grund nationaler Erfordernisse in anderen Ländern eine sehr hohe Anzahl von Patentansprüchen in der ursprünglich eingereichten Fassung aufweisen. In diesen Patentanmeldungen wäre eine unangemessen hohe Anmeldegebühr zu zahlen, obwohl für die Erlangung eines angemessenen Patentschutzes in Deutschland nur eine geringere Zahl an Patentansprüchen erforderlich wäre.

2. Status quo nach dem EPÜ

Wesentlich nutzerfreundlicher stellt sich das Verfahren nach dem EPÜ dar.

(a)       Nach Art. 78 (2) EPÜ ist für eine europäische Anmeldung oder eine aus einer PCT-Anmeldung hervorgehende europäische Patentanmeldung (Euro-PCT-Anmeldung) eine Anmeldegebühr (bei elektronischer Einreichung) in Höhe von 135 Euro (Art. 2 (1) Nr. 1 i) GebOEPÜ) zu entrichten. Die Anmeldegebühr muss innerhalb eines Monats nach Einreichung der europäischen Anmeldung gezahlt werden (R. 38 (1) EPÜ) bzw. innerhalb von 31 Monaten im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung (R. 159 (1) c) EPÜ).

Wird die Anmeldegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 78 (2) EPÜ). Das Europäische Patentamt teilt dem Anmelder diesen Rechtsverlust gemäß R. 112 (1) EPÜ mit. Der Anmelder kann daraufhin gem. Art. 121 EPÜ die Weiterbehandlung der Anmeldung betreiben, die nach dem EPÜ – anders als im deutschen Verfahrensrecht – nicht ausgeschlossen ist. Die Anmeldung kann so im Fall der nicht rechtzeitigen vollständigen Zahlung der Anmeldegebühr gerettet werden.

(b)       Im europäischen Verfahren sind ebenfalls Anspruchsgebühren vorgesehen, wenn die Zahl der Ansprüche 15 übersteigt (R. 45 (1) EPÜ für normale europäische Anmeldungen bzw. R. 162 (1) EPÜ für Euro-PCT-Anmeldungen). Die Gebühr für den 16. und jeden weiteren Anspruch bis zu einer Anzahl von 50 Ansprüchen beträgt 275 Euro, für jeden weiteren Anspruch 685 Euro (Art. 2 (1) Nr. 15 GebOEPÜ).

Anders als im nationalen Patentrecht sind die Anspruchsgebühren nach dem EPÜ nicht Bestandteil der Anmeldegebühr. Somit ist es im EPÜ möglich, bei einer Nichtzahlung von Anspruchsgebühren andere, weniger drastische Rechtsfolgen vorzusehen als im deutschen Recht.

(c)       Die Anspruchsgebühren sind für normale europäische Anmeldungen innerhalb eines Monats nach Einreichung des ersten Anspruchssatzes zu entrichten, also üblicherweise innerhalb eines Monats ab Einreichung der Anmeldung. Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb eines Monats nach einer Mitteilung über die Fristversäumung entrichtet werden (R. 45 (2) EPÜ). Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (R. 45 (3) EPÜ).

Für eine Euro-PCT-Anmeldung müssen die Anspruchsgebühren innerhalb der 31-Monatsfrist gezahlt werden. Maßgeblich hierfür ist die Anzahl von Ansprüchen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, wobei die Anzahl der Ansprüche bei Eintritt in die europäische regionale Phase reduziert werden kann. Der Anmelder kann somit – anders als im deutschen Recht – die Höhe der Anspruchsgebühren beeinflussen, indem er die Anzahl der Ansprüche reduziert. Dies ist insbesondere für Anmelder aus Staaten, wie beispielsweise den USA, von Bedeutung, nach deren Recht keine Mehrfachrückbezüge von Ansprüchen zulässig sind oder Mehrfachrückbezüge zu höheren Anspruchsgebühren führen. Denn solche PCT-Anmeldungen umfassen oftmals eine höhere Anzahl von Ansprüchen.

Werden die Anspruchsgebühren für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Zugang einer Mitteilung gem. R. 161 (1) EPÜ (Stellungnahme auf einen schriftlichen Bescheid zum internationalen Recherchenbericht bzw. internationalen vorläufigen Prüfungsbericht) bzw. R. 161 (2) EPÜ (Änderung der Anmeldung, falls ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird) entrichtet werden. Werden innerhalb dieser Frist geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet und sind innerhalb dieser Frist zu entrichten.

Auch in diesem Fall gilt R. 45 (3) EPÜ, wonach die nicht rechtzeitige Zahlung einer Anspruchsgebühr als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch gilt.

Allerdings ist die deutsche Fassung des EPÜ an dieser Stelle zumindest missverständlich. Denn „Verzicht“ ist hier nicht als nicht widerrufliche Verfahrenshandlung im Sinne der ZPO zu verstehen, sondern im Sinne eines „Aufgebens“ des betreffenden Patentanspruchs. Dies spiegelt sich in der englischen Fassung dieser Norm besser wider: „… the claim concerned shall be deemed to be abandoned“. Derselbe Anspruch kann somit in einem späteren Verfahrensstadium wieder weiterverfolgt werden.

3. Vergleich zwischen nationalem Patentrecht und dem EPÜ

Das nationale Verfahren birgt somit für den Anmelder ein deutlich höheres Risiko. Eine unvollständige oder verspätete Zahlung der Anmeldegebühr, welche etwaig fällige Anspruchsgebühren umfasst, führt zu einem vollständigen Verlust der Anmeldung – abgesehen von den seltenen Fällen, in denen eine Wiedereinsetzung möglich ist.

Das EPÜ sieht hier mildere Rechtsfolgen vor, sowohl für den Fall der Nichtzahlung der Anmeldegebühr als auch den Fall der Nichtzahlung von Anspruchsgebühren.

Selbst wenn eine Anspruchsgebühr nicht gezahlt wird, führt dies lediglich zu einer (vorläufigen) Aufgabe des betreffenden Anspruchs.

Vorschläge zur Reform der Anspruchsgebühren

Im Zuge der angestrebten Modernisierung der Patentgebührenstruktur sehen wir eine Änderung der Systematik der Anspruchsgebühren als notwendig an. Der zentrale Vorschlag ist die Trennung der Anspruchsgebühren von der Anmeldegebühr und die Angleichung des Verfahrens an die Gebührensystematik des EPA. Dies würde insbesondere die folgenden Vorteile bieten:

Transparenz und Klarheit

Durch eine Trennung von Anmeldegebühr und Anspruchsgebühr wird das System klarer und verständlicher. Insbesondere für internationale Anmelder, die mit dem System des EPA vertraut sind, wird das Verfahren nachvollziehbar und einfacher. Dies fördert die Akzeptanz und Nutzung des deutschen Patentsystems, da die Prozesse und Gebührenstruktur internationaler und somit leichter zugänglich werden.

Bessere Anpassung an die internationalen Standards

Wie beim EPA sollte auch beim deutschen Patentverfahren die Anzahl der zu berücksichtigenden Ansprüchenicht nach der ursprünglichen Anzahl der Ansprüche bemessen werden, die international eingereicht wurden, sondern nach den „voluntary amendments“ (freiwilligen Änderungen) im Rahmen der nationalen Phase. Dies würde die Praxis vereinheitlichen und das System für Anmelder vorhersehbarer machen. In diesem Zusammenhang merken wir an, dass nach Art. III § 4 (2) S. 2 IntPatÜG für beim DPMA als Anmeldeamt eingereichte PCT-Anmeldungen bei Eintritt in die deutsche nationale Phase überhaupt keine Anspruchsgebühren anfallen, da in der internationalen Phase nach PCT keine Anspruchsgebühren erhoben werden und das IntPatÜG eine Nachzahlung nicht vorsieht. Insofern zeigt sich hier eine Inkonsistenz bzw. Ungleichbehandlung beim DPMA als Anmeldeamt eingereichter PCT-Anmeldungen im Vergleich zu bei anderen Anmeldeämtern eingereichten PCT-Anmeldungen. Eine Reduktion der Anspruchsgebühren für bei anderen Anmeldeämtern eingereichten PCT-Anmeldungen würde daher lediglich zu einer Annäherung an die Regelung führen, die auf beim DPMA eingereichte PCT-Anmeldungen bereits anwendbar ist. Im Übrigen wäre bei einer Änderung der Regelungen zu Anspruchsgebühren im PatKostG eine entsprechende Anpassung des IntPatÜG zu bedenken.

Vermeidung rechtlicher Risiken

Eine klare Trennung der Gebühren und eine flexiblere Handhabung der Zahlungsmodalitäten würden die Anzahl von Fehlzahlungen und damit auch die rechtlichen Risiken für Anmelder verringern. Insbesondere bei PCT-Anmeldungen könnte dies dazu führen, dass der unverschuldete Verlust von Patentanmeldungen aufgrund von zu geringen Zahlungen der Anspruchsgebühren vermieden wird.

Die bisherige Gesetzeslage birgt ein erhebliches Risiko für die Anmelder: Sofern keine oder zu wenig Anspruchsgebühren bezahlt werden, gilt die Anmeldegebühr insgesamt als nicht wirksam entrichtet und die Patentanmeldung gilt nach § 6 (2) PatKostG als zurückgenommen.

Zur Vermeidung dieses unnötigen Risikos regen wir an, hier entsprechend dem EPÜ (Art. 78 (2), GebO EPA und insb. R. 45 (1)) eine Regelung einzuführen, dass die Nichtentrichtung der Anspruchsgebühren nur zum „Wegfall“ bzw. zur Nichtberücksichtigung des jeweiligen Anspruchs führt.

Dies könnte z. B. dadurch erreicht werden, dass in der Anlage zu § 2 (1) PatKostG ein eigenständiger Kostenpunkt „Anspruchsgebühr“ geschaffen wird – ähnlich der Klassengebühr bei Marken (ab der 4. Klasse). Im Interesse der Harmonisierung mit dem europäischen Verfahren sollte die Anspruchsgebühr erst ab dem 16. Anspruch fällig werden.

Die Formulierung „Nichtberücksichtigung“ entspricht der Formulierung aus Art. III § 4 IntPatÜG und hat gegenüber der Formulierung der Regel 45 (3) EPÜ, in der von „Verzicht“ auf den Anspruch die Rede ist, folgenden Vorteil: Dadurch wäre klargestellt, dass auf den Gegenstand eines von der Nichtzahlung einer Anspruchsgebühr betroffenen Anspruchs nicht unwiderruflich verzichtet würde. Vielmehr könnte der jeweilige Anspruchsgegenstand jedenfalls dann weiterverfolgt werden, wenn die entsprechende Anspruchsgebühr nachentrichtet wird.

Anspruchsgebühren während des Prüfungsverfahrens

Erhöht sich die Anzahl der Ansprüche während des Prüfungsverfahrens, ist nach dem derzeitigen Stand mit der Einreichung des Anspruchssatzes die Differenz der Anspruchsgebühren einzuzahlen. Ohne eine solche Nachzahlung von Anspruchsgebühren gilt die Handlung (also die Einreichung der Ansprüche) nach § 6 (2) PatKostG als nicht vorgenommen.

Die Nichtzahlung einer oder mehrerer Anspruchsgebühren zu diesem Zeitpunkt führt in der Regel nicht zu einem Rechtsverlust, da der jeweilige zuständige Prüfer des DPMA in solchen Fällen den Anmelder oder seinen Vertreter darauf hinweist, dass die Unterlagen nochmals mit Gebührenzahlung einzureichen sind, damit die Akte weiterbearbeitet werden kann. Allerdings führt die nochmalige Einreichung zu unnötigen Verzögerungen und Mehrarbeit auf Seiten des DPMA und auf Seiten des Anmelders.

Wir regen daher an, eine vereinfachte Regelung einzuführen, dass bei Nichtentrichtung zusätzlicher Anspruchsgebühren dies noch vor Ausstellung des Erteilungsbeschlusses nachgeholt werden kann.

Dies hätte den Vorteil, dass das Amt nicht bei jeder eingehenden Bescheidserwiderung die Anzahl der Ansprüche zählen muss, sondern bei einer Erhöhung nur einmal eine entsprechende Aufforderung ausstellt, bevor der Erteilungsbeschluss ergeht. Im (unwahrscheinlichen) Fall einer Nichtentrichtung der Gebühren könnte der Prüfer die hinzugefügten Ansprüche im Erteilungsbeschluss streichen.

Anpassung der Anspruchsgebühr für die Nationalisierung von PCT-Anmeldungen

Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Vereinfachung und Harmonisierung der Regelungen für die Nationalisierung von PCT-Anmeldungen. Nach der derzeitigen Rechtslage nach Art. III § 4 (3) IntPatÜbkG wird die Anspruchsgebühr bei der Nationalisierung vor dem DPMA auf Grundlage der ursprünglichen Anzahl der Ansprüche im PCT-Verfahren festgesetzt, was in vielen Fällen zu einer unangemessenen Belastung für die Anmelder führt.

Wir schlagen vor, dass die Anspruchsgebühr auch bei der Nationalisierung von PCT-Anmeldungen nach der Anzahl von Ansprüchen nach einer freiwilligen Änderungen (voluntary amendment) bemessen wird, wie es auch beim EPA der Fall ist. Auf diese Weise würde die Gebühr lediglich die Ansprüche berücksichtigen, die tatsächlich in der nationalen Phase aufrechterhalten und geprüft werden.

Anspruchsgebühren bei Teilanmeldungen

Auch bei Teilanmeldungen ist nach der derzeitigen Rechtslage (§ 39 PatG, §§ 3 (1), 6 (2) PatKostG) die Anzahl der in der Stammanmeldung vorhandenen Patentansprüche maßgeblich.

Wenn die Anzahl der Patentansprüche in der Teilanmeldung niedriger ist als die in der Stammanmeldung, muss der Anmelder für die Teilanmeldung dennoch die Gebühren für die Anzahl der Patentansprüche der Stammanmeldung entrichten (BPatG, Beschluss vom 14.11.2016 – 7 W (pat) 30/15, BeckRS 2016, 120504).

Eine Erhöhung der Anspruchszahl in der Teilanmeldung gegenüber der Stammanmeldung ist zwar nach §§ 2 (1) und 3 (1) PatKostG gebührenpflichtig, dies ist aber für die Wirksamkeit der Teilungserklärung unbeachtlich. Der Mangel kann nach § 42 PatG durch Nachentrichtung beseitigt werden (siehe auch BGH, Beschluss vom 05.11.2018, X ZB 6/17 – Schwammkörper, GRUR 2019, 326).

Noch nicht in der Rechtsprechung geklärt ist, ob zur Berechnung der Anmeldegebühr der Teilanmeldung die ursprünglich mit der Stammanmeldung eingereichte Anspruchszahl oder die Anspruchszahl in der Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung maßgeblich ist. Nach dem Wortlaut des § 39 (2) S. 1 PatG sind für die abgetrennte Anmeldung für die Zeit bis zur Teilung die gleichen Gebühren zu entrichten, die für die ursprüngliche Anmeldung zu entrichten waren. Daher ist derzeit voraussichtlich eher die Anspruchszahl in der Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung maßgeblich für die Berechnung der Anmeldegebühr der Teilanmeldung.

Dies zeigt, dass auch bei Teilanmeldungen die derzeitige Rechtslage (nach der die Anspruchsgebühren Teil der Anmeldegebühr sind) kompliziert ist und gerade für unerfahrene Anmelder zu Problemen führen kann.

Um diese Probleme zu vermeiden, schlagen wir u.a. im Interesse einer internationalen Harmonisierung (u.a. mit dem EPA) vor, dass auch für Teilanmeldungen vor dem DPMA die Anzahl der Ansprüche der Teilanmeldung ggf. nach einem „voluntary amendment“ maßgeblich ist.

Finanzielle Implikationen und Gebührenstruktur

Uns ist bewusst, dass die Reform der Gebührenstruktur auch finanzielle Auswirkungen auf das DPMA haben könnte. Wir respektieren die Notwendigkeit, die Gebühren kostendeckend zu gestalten. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass eine durchdachte Reform, die das Verfahren transparenter, schneller und kostengünstiger macht, langfristig zu höheren Einnahmen führen kann, da sie das Verfahren für Anmelder attraktiver macht und möglicherweise die Anzahl der Patentanmeldungen insgesamt erhöht.

In diesem Kontext möchten wir auch vorschlagen, dass der Gesetzgeber in einer möglichen Reform eine moderat höhere Anspruchsgebühr für eine größere Anzahl von Ansprüchen einführt (analog zu den 15 Ansprüchen beim EPA), dies jedoch in einem Rahmen, der den deutschen Patentschutz im internationalen Vergleich weiterhin wettbewerbsfähig hält. Eine drastische Erhöhung der Gebühren, wie sie teilweise beim EPA erfolgt ist, halten wir für unangemessen.

Fazit

Zusammenfassend sehen wir die Anpassung der Anspruchsgebühren als einen notwendigen Schritt zur Stärkung der Attraktivität des deutschen Patentsystems und zur Harmonisierung mit internationalen Standards. Die vorgeschlagenen Änderungen würden nicht nur die Prozessklarheit und -transparenz erhöhen, sondern auch den Rechts- und Wirtschaftsschutz für alle Anmelder verbessern und so zur Förderung von Innovationen in Deutschland beitragen.

Zusammengefasst schlagen wir folgende Änderungen vor:

1. Trennung der Anspruchsgebühr von der Anmeldegebühr und Streichung der Rücknahmefiktion bei Nichtzahlung einer Anspruchsgebühr
2. Schaffung einer Möglichkeit, Anspruchsgebühren (bei Änderung der Anzahl der Ansprüche auch während des laufenden Verfahrens) nachzuzahlen
3. Berechnung der Anspruchsgebühren für deutsche nationale Phasen von PCT-Anmeldungen nach der Anzahl bei Eintritt in die deutsche nationale Phase geänderter Ansprüche
4. Berechnung von Anspruchsgebühren für Teilanmeldungen nach der Anzahl der Ansprüche der Teilanmeldung

Wir sind überzeugt, dass eine entsprechende Reform sowohl für die Anmelder als auch für das DPMA und die Gesellschaft insgesamt von Nutzen sein wird.