Der Bundesverband Deutscher Patentanwälte (BDPA) begrüßt grundsätzlich Initiativen zur Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen, mit denen die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Patentanwälten und Mandanten (sogenanntes „Client Patent Attorney Privilege“, CAP) gewährleistet wird. Wir nehmen zu einzelnen Aspekten des Vertragsentwurfs wie folgt Stellung:

1. Allgemeines

In etablierten Rechtssystemen entscheiden in der Regel Tatsachen über einen Rechtsstreit.  Entscheidungserhebliche und bestrittene Tatsachen müssen grundsätzlich bewiesen werden.

Wenn ein Rechtsstreit, sei es in einer zivil- oder strafrechtlichen Angelegenheit, vor Gericht kommt, gibt es immer eine Reihe von Punkten, die eine Partei beweisen muss, um das Gericht davon zu überzeugen, zu ihren Gunsten zu entscheiden. Um sicherzustellen, dass die dem Gericht vorgelegten Beweise als vertrauenswürdig angesehen werden können, werden in Gesetzen bestimmte Richtlinien vorgeben.

Die „Beweislast“ ist die Verpflichtung einer Partei, in einem Streitfall ihren Standpunkt hinreichend zu begründen. Wenn sich zwei Parteien in einer Diskussion befinden und eine Partei eine Behauptung aufstellt, die die andere bestreitet, trägt diejenige, die die Behauptung aufstellt, normalerweise die Beweislast, diese Behauptung zu rechtfertigen oder zu belegen. In einigen Rechtsordnungen ist jedoch auch der Beklagte verpflichtet, zur Tatsachenfeststellung beizutragen, und die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, bis hin zu dem Punkt, dass die Behauptungen des Klägers als zutreffend angesehen werden.

Eine große Kluft trennt die modernen kontinentaleuropäischen Rechtssysteme (Frankreich, Deutschland, Italien u.v.a.) von den anglo-amerikanischen Systemen, in denen es weitgehend um die Durchführung der Tatsachenfeststellung geht. Auf dem Kontinent tragen die Berufsrichter die Hauptverantwortung für die Ermittlung und Entscheidung, auch wenn die Anwälte der Parteien die gerichtliche Untersuchung in wichtiger Weise lenken und begrenzen. In der anglo-amerikanischen Rechtstradition hingegen wird diese Arbeit der Tatsachenfeststellung auf drei Gruppen von Akteuren aufgeteilt: die Anwälte der Parteien, die Berufsrichter und die Laien, die als Geschworene fungieren.  Die Einführung moderner Geschworenenprozesse im 16. und 17. Jahrhundert machte daher Regelungen erforderlich, die bestimmen, welche Zeugenaussagen und andere Beweise den Geschworenen vorgelegt werden durften[1].

In Beweissystemen, die auf der englischen Common-Law-Tradition basieren, müssen fast alle Beweise von einem Zeugen erbracht werden, der geschworen oder feierlich versichert hat, die Wahrheit zu sagen. Der größte Teil des Beweisrechts regelt die Arten von Beweisen, die von Zeugen verlangt werden können, und die Art und Weise der Zeugenbefragung, z.B. bei der direkten Befragung und dem Kreuzverhör von Zeugen. Heute wird davon ausgegangen, dass alle Personen qualifiziert sind, als Zeugen in Prozessen und anderen Gerichtsverfahren aufzutreten, und dass alle Personen rechtlich verpflichtet sind, als Zeugen aufzutreten, wenn ihre Aussage verlangt wird. So wurde schon früh in der Geschichte des Common Law indirekt der allgemeine Grundsatz aufgestellt, dass es kein „Privileg“ gibt, die Zeugenaussage zu verweigern[2].

Allerdings gibt es gesetzliche Regelungen, die Personen von der Pflicht zur Aussage befreien, und gesetzliche Regelungen, die Personen unter bestimmten Umständen von der Zeugenaussage ausschließen, insbesondere um einem weiteren wichtigen Grundsatz Rechnung zu tragen, der völlig unabhängig davon entstanden ist – dem „Privileg“ gegen Selbstbelastung[3].

Privilegvorschriften geben dem Inhaber des Privilegs das Recht, eine Zeugenaussage zu verweigern, ohne dass es zu rechtlichen Konsequenzen kommt. Diese Privilegien dienen in der Regel dem Schutz gesellschaftlich geschätzter Arten vertraulicher Kommunikation. Einige Arten von Privilegien, die in verschiedenen Rechtsordnungen häufig anerkannt werden, sind z.B. das Ehegattenprivileg, das Solicitor-Client-Privileg (in den Vereinigten Staaten als Attorney-Client-Privileg oder in Australien als Legal Professional Privilege bezeichnet), das Arzt-Patienten-Privileg oder das Staatsgeheimnisprivileg (früher als Crown Privilege bekannt).

Ähnliche „Privileg“-Regelungen haben sich auch im kontinentalen Zivilrecht herausgebildet, wo – im Prinzip – nur eine sehr begrenzte Pflicht zur Offenlegung gegenüber der anderen Seite besteht. Im Zivilrecht wird die Frage des Privilegs daher aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, der sich aus der Tatsache ergibt, dass es dort weder ein ähnliches System der Transparenz noch der Auskunftspflicht gibt. In vielen Rechtsordnungen, in denen keine Verpflichtung zur Offenlegung von für eine Partei schädlichen Dokumenten besteht, kann das Gericht allerdings auf Antrag der Parteien oder von Amts wegen die Parteien oder sogar Dritte zur Offenlegung bestimmter Dokumente verpflichten. Zu diesen Ländern gehören Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Rumänien, die Slowakei, Spanien und Schweden[4].

Dennoch gibt es bestimmte Umstände, unter denen es als notwendig erachtet wird, bestimmte Dokumente und Mitteilungen vor der Offenlegung zu schützen, um beispielsweise das vertrauliche Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant zu wahren.

Viele Zivilprozessordnungen bzw. Berufsordnungen enthalten Bestimmungen, die einen Anwalt, der in Ausübung seines Berufs handelt, verpflichten, vertrauliche Mitteilungen zwischen ihm und seinem Mandanten nicht offenzulegen. Dabei geht es nicht darum, dass die Mitteilung selbst privilegiert ist, sondern dass der Anwalt verpflichtet ist, die darin enthaltenen Informationen nicht weiterzugeben[5].

In der Praxis können sich bei grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten Probleme ergeben, wenn eine Partei oder ein Beklagter sich gezwungen sieht, ein Dokument in einer Rechtsordnung offenzulegen, während er in einer anderen Rechtsordnung in Bezug auf dasselbe Dokument ein Privileg genießt.

Dies ist insbesondere in Rechtstreitigkeiten mit Bezug auf gewerbliche Schutzrechte und insbesondere Patente häufig der Fall. Wie die Stellungnahme der Arbeitsgruppe der WIPO zu Recht herausstellt, treten Rechtsuchende mit vertraulichen Informationen an Experten („Patent Practitioners“) auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, beispielsweise Patentanwälten in Deutschland, ‚Patent Agents‘ in den U.S.A. oder England, oder ‚Benrishi‘ in Japan, heran, um Rechtsrat beispielsweise bezüglich einer Verletzung von Schutzrechten oder der Schutzfähigkeit eigener Ideen einzuholen. Diese Experten verfügen neben einer rechtlichen Qualifikation auch über eine technische Qualifikation, die es ermöglicht, patentrechtliche Sachverhalte patentrechtlich einzuordnen. Patentanwälte, ‚Patent Agents‘, ‚Benrishi‘ usw. verfügen neben der technischen Qualifikation zwar auch über eine rechtliche Qualifikation; sie sind jedoch in der Regel keine Volljuristen. Vielerorts wird Experten wie Patentanwälten, ‚Patent Agents‘ oder ‚Benrishi‘ daher nicht das gleiche Privileg zugesprochen, wie Volljuristen[6]^,[7],[8]. Andernorts hat sich die Rechtsprechung für ein Privileg unter gewissen Grenzen ausgesprochen[9]^,[10].

Obwohl der Austausch von Informationen und die „Suche nach der Wahrheit“ grundlegende Prinzipien der meisten Rechtssystems sind, kommt der Schutz der Kommunikation zwischen Patentanwälten und Rechtssuchenden in gleicher Weise wie der Schutz der Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und Rechtssuchenden der Öffentlichkeit zugute. Er fördert nicht nur offene Gespräche und Rechtsberatung ähnlich wie das Anwaltsgeheimnis, sondern auch Innovationen, indem er den Patentschutz zugänglicher macht, da die Expertise der Patentanwälte bezüglich technischer Sachverhalte in der Regel höher ist als die der Rechtsanwälte. Um wirksam zu sein, darf das Patentanwaltsgeheimnis jedoch keine Unsicherheiten aufweisen.

Aus diesem Grund ist eine Ausdehnung des Anwaltsgeheimnisses auf Patentanwälte und ähnliche Berufe und eine Vereinheitlichung des Schutzes, die dieses Privileg mit sich bringt, von grundsätzlicher Bedeutung.

2. Allgemeine Voraussetzungen für das Anwaltsgeheimnis

Anerkannte Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Anwaltsgeheimnisses sind die folgenden vier Elemente:

1. 1. eine Kommunikation,
   2. zwischen einem Anwalt und einem Mandanten,
   3. die vertraulich erfolgt,
   4. um Rechtsberatung einzuholen, zu erhalten oder zu erteilen[11]^,[12].

Kommunikationen, an denen kein ‚Anwalt‘ beteiligt ist (oder ein ‚Nicht-Anwalt‘, der nicht unter der Leitung eines Anwalts in einer rechtlichen Funktion handelt), sind nicht geschützt[13]. Auch die bloße Weiterleitung einer Nachricht an einen Anwalt oder die Bezugnahme auf rechtliche Themen begründet für sich genommen noch kein Anwaltsprivileg[14].

Selbst wenn das Anwaltsprivileg zunächst gültig ist, kann es später absichtlich oder versehentlich verloren gehen. Beispielsweise kann der Mandant (Rechtssuchende) auf das Zeugnisverweigerungsrecht „verzichten”. Im Zusammenhang mit Patenten ist in den U.S.A. ein gängiges Beispiel für einen Verzicht auf das Anwaltsprivileg die Offenlegung einer Stellungnahme eines Rechtsbeistands zur Verteidigung gegen den Vorwurf einer vorsätzlichen Patentverletzung, um der Gefahr von Strafschadensersatz zu begegnen.

Das Anwaltsprivileg kann auch durch die Weitergabe der Kommunikation an Dritte verloren gehen[15]. Beispielsweise kann die Weitergabe einer zuvor vertraulichen Mitteilung an Dritte das Privileg für diese und damit zusammenhängende Mitteilungen zerstören. Es ist auch zu beachten, dass die bloße Kennzeichnung eines Dokuments als „Client-Attorney-Privilege” allein noch keine Garantie dafür ist, dass das Privileg auch gilt. Wenn es jedoch anwendbar ist, ist es eine gute Praxis.

Die Frage der Vertraulichkeit wird komplexer, wenn es sich bei dem Rechtsfachmann um einen Nicht-Anwalt handelt, wie beispielsweise einen Patentanwalt oder einen europäischen Patentvertreter. Unumstritten ist, dass das Anwaltsprivileg nicht für ein ‚Nicht-Anwalt‘, der nicht unter der Leitung eines Anwalts in einer rechtlichen Funktion handelt, gilt. Dies kann beispielsweise ein Rechercheur sein, der im Auftrag des Mandanten nach relevantem Stand der Technik für eine Patentanmeldung oder ein Patent (sog. ‚Prior-Art-Search‘) oder auch nach für eine unternehmerische Betätigung relevanten in Kraft stehenden Schutzrechten (sog. ‚Freedom-to-Operate‘-Search) recherchiert und diese Ergebnisse einem Rechtssuchenden direkt mitteilt. Derartige Kommunikationen fallen in der Regel nicht unter das Anwaltsprivileg, wenn sie nicht unter der Leitung eines Anwalts in einer rechtlichen Funktion abgewickelt werden. Anzumerken ist, dass es sich bei dem ‚Rechercheur‘ gleichwohl um einen ‚Patent Practitioner‘ handeln könnte, denn dieser bietet ja spezielle Dienstleitungen an, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Beurteilung gewerblicher Schutzrechte stehen.

Soweit es manchmal unstreitig ist, dass für bestimmte Rechtsberufe kein Anwaltsprivileg gilt, ist es für andere Berufsgruppen, die rechtliche Beratung erteilen, durchaus komplexer.

Diese Fragen wurden erstmals in der Rechtssache Sperry v. Florida aufgeworfen, einer grundlegenden Entscheidung zur Festlegung des rechtlichen Status von US-`Patent Agents. Sperry war kein zugelassener Rechtsanwalt, sondern ein beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) registrierter ‚Patent Agent‘. Als ‚Patent Agent‘ bereitete Sperry Patentanmeldungen für Mandanten vor und vertrat seine Mandanten vor dem US-Patent- und Markenamt, aber seine Kanzlei befand sich in Florida. Da Sperry in keinem Bundesstaat als Rechtsanwalt zugelassen war, verklagte ihn die Anwaltskammer von Florida wegen unerlaubter Ausübung des Anwaltsberufs. Der Oberste Gerichtshof entschied zugunsten von Sperry und stellte fest, dass ‚Patent Agents‘ bei der Vertretung ihrer Mandanten vor dem USPTO juristische Tätigkeiten ausüben und dies auch dürfen. Der Gerichtshof betonte, dass ‚Patent Agents‘ nicht nur rechtsähnliche Tätigkeiten ausüben, sondern tatsächlich als ‚Anwälte‘ tätig sind[16]. Diese Entscheidung diente als wegweisender Präzedenzfall und schuf die Voraussetzungen dafür, dass künftige Gerichte das Anwaltsgeheimnis auf ‚Patent Agents‘ ausweiten konnten. Dieses Privileg ist in seinem Umfang allerdings begrenzt und gilt nur für Mitteilungen, die in direktem Zusammenhang mit Aufgaben stehen, zu deren Ausführung ‚Patent Agents‘ befugt sind, wie z.B. die Vorbereitung und Bearbeitung von Patentanmeldungen, die Beratung von Mandanten hinsichtlich der Frage, ob und wie Anmeldungen einzureichen sind, und die Ausarbeitung von Mitteilungen für Verfahren vor dem Patent Trial and Appeal Board (Patentgericht). Mitteilungen eines ‚Patent Agents‘, der im Hinblick auf einen Rechtsstreit eine Stellungnahme zur Gültigkeit des Patents einer anderen Partei abgibt“, unterliegen hingegen nicht der Schweigepflicht, da sie sich außerhalb des Kompetenzbereichs des Mitteilungsgebers abspielen[17].

Daraus lassen sich zwei weitere Elemente für die Wirksamkeit des Anwaltsgeheimnisses ableiten:

1. 5. der Anwalt muss durch Erwerb einer rechtlichen Qualifikation befugt sein, Rechtsberatung zu erteilen,
      und
   6. die Rechtsberatung muss innerhalb des Kompetenzbereichs des Anwalts erfolgen.

Letzteres wäre beispielsweise auch für Volljuristen auszuschließen, sofern Sie Rechtsrat im Hinblick auf eine fremde Jurisdiktion erteilen, beispielsweise wenn ein U.S.-amerikanischer Anwalt Rechtsrat über die Rechtsbeständigkeit eines europäischen Patents erteilt, ohne über eine entsprechende Qualifikation zu verfügen. Andererseits sollte die Weitergabe eines Rechtsrats durch eine qualifizierte Person über diesen Anwalt sehr wohl unter das Anwaltsprivileg fallen.

Auch wenn diese Kriterien für anglo-amerikanische Systeme etabliert wurden, scheinen sie gleichwohl eine gewisse universelle Gültigkeit zu haben.

3. Anwaltsgeheimnis in Europa

Auch europäische Gerichte unter der kontinentaleuropäischen Rechtstradition haben das Anwaltsgeheimnis nicht als absolut unantastbar behandelt. Im Jahr 2010 hat der Europäische Gerichtshof der Europäischen Kommission gestattet, das Anwaltsgeheimnis in Bezug auf die Kommunikation zwischen einem Justiziar und seinem Arbeitgeber aufzuheben[18]. Begründet wurde dies mit einer angeblichen mangelnden Unabhängigkeit des Justiziars, wenn der Mandant gleichzeitig der Arbeitgeber ist. Und das, obwohl der Justiziar auch Mitglied der örtlichen Rechtsanwaltskammer war. Tatsächlich ist es auch in vielen Ländern mit kontinentaleuropäischer Rechtstradition umstritten, ob die Beratung durch einen Justiziar unter das Anwaltsgeheimnis fällt.

Dies nahm auch das Europäische Patentgericht (Unified Patent Court) zum Anlass, über die Vertretungsbefugnis und über das Anwaltsprivileg von Unternehmensjuristen zu urteilen[19]. Laut dem Berufungsgericht darf kein Unternehmensvertreter einer juristischen Person (oder einer anderen natürlichen Person), der innerhalb der juristischen Person über weitreichende Verwaltungs- und Finanzbefugnisse verfügt, sei es aufgrund einer hochrangigen Führungs- oder Verwaltungsposition oder aufgrund des Besitzes einer bedeutenden Anzahl von Anteilen an der juristischen Person, als Vertreter dieser juristischen Person fungieren. Eines der Ziele der Vertretung der Parteien durch einen Anwalt besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass juristische Personen durch einen Vertreter verteidigt werden, der ausreichend weit von der juristischen Person, die er vertritt, entfernt ist. Ein Vertreter, der bei einer Partei angestellt ist, muss gegenüber dem Gericht als unabhängiger Berater auftreten, indem er die Interessen seines Mandanten unvoreingenommen und ohne Rücksicht auf seine persönlichen Gefühle oder Interessen vertritt.

Daraus lässt sich ein weiteres Element für die Wirksamkeit des Anwaltsgeheimnisses ableiten, das sich allerdings nur in der europäischen Rechtsprechung etabliert hat:

1. 7. die wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber dem Rechtsuchenden.

Dieser Punkt ist auch in Europa nur für wenige Szenarien ausgeurteilt. So dürfen grundsätzlich auch Unternehmensjuristen als Vertreter vor dem EPG agieren, Artikel 48 Abs. 2 des EPG-Vertrags, und genießen daher, im Prinzip, die gleichen Privilegien, wie alle anderen Vertreter auch, Artikel 48, Abs. 5 des EPG-Vertrags. Daher wird diese letztere Anforderung im Weiteren ausgeklammert.

4. Vorschlag zu einer Vereinbarung über die Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen, mit denen die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Patentanwälten und Mandanten gewährleistet wird.

Das Ziel einer Vereinbarung über die CAP besteht darin, den Nutzern des globalen Patentsystems in jeder Gerichtsbarkeit das gleiche Mindestmaß an Schutz in Bezug auf privilegierte Beratung zum Patentrecht zu bieten. Dieses Ziel ist, wie oben ausgeführt, von grundsätzlicher Bedeutung.

Um universell wirksam zu sein und um angenommen zu werden, sollten die Definitionen der betroffenen Individuen und der geschützten Kommunikation so klar wie möglich sein und im Einklang mit bereits anerkannten Prinzipen stehen. Dies ist auch erforderlich, um möglichst Akzeptanz in den Staaten zu erhalten, die einem solchen Vertrag zurzeit noch skeptisch gegenüberstehen. Es wäre des Weiteren unabdingbar für eine Harmonisierung, dass die ausgehandelten Normen als verbindlich anerkannt werden und nicht einen bloßen Richtliniencharakter besäßen.

Die erste Frage: „Should the Draft Agreement be a binding agreement or non-binding outcome (for example guidelines?)” ist damit nach Auffassung des BDPA im ersteren Sinne zu beantworten. Durch unverbindliche Richtlinien lässt sich die beabsichtigte Harmonisierung und damit die Rechtssicherheit für Rechtssuchende nicht erreichen.

Im Weiteren wird nun erörtert, inwiefern die vorgeschlagenen Artikel den oben genannten etablierten Anforderungen entsprechen.

Die zweiten und dritten Fragen „Noting your preferred outcome, do you support the Draft Agreement in its current form?” und “Are there any changes to the Draft Agreement which you would support” gehen nach Auffassung des BDPA Hand in Hand.

4.1       Artikel 1a:

“a)       Patent advisor means an advisor who is authorised to act before a competent administrative or judicial authority in a jurisdiction of a signatory State or to which a signatory State participates, and officially certified to provide professional advice concerning patents. The criteria of qualification and the categories of certification are defined by national and international law.”

Dieser Artikel benennt in allgemeiner Form die Personengruppe, die eine Befugnis zur Rechtsberatung durch Erwerb einer rechtlichen Qualifikation erlangt hat (Element Nr. 5). Dies geschieht – zu Recht – durch Rückgriff auf nationale Zulassungen. Inwieweit Satz 2 dem ersten Satz etwas Bedeutsames hinzufügt, ist jedoch nicht sofort ersichtlich. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber dem Rechtsuchenden (Element Nr. 7) sollte hier wohl bewusst ausgeklammert werden.

Es ist zu beachten, dass in einigen Ämtern (beispielsweise dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Patentamt) Industrievertreter auch ohne besondere Qualifikation für das jeweilige Unternehmen, in dem sie angestellt sind, vertretungsberechtig sind. Sofern der Rückgriff auf „officially certified to provide professional advice” auf eine entsprechende rechtliche Qualifikation verweist, kann dieser Begriff nach Auffassung des BDPA so stehen bleiben. Ansonsten wäre auch hier eine Klarstellung angezeigt.

4.2       Artikel 1b bis 1d:

“b)       communication includes any oral, written, or electronic record.

1. c) advice means the subjective or analytic views and opinions of the patent advisor. Raw data and mere facts are not privileged in and of themselves unless:
2. they are communicated with the “dominant purpose” of seeking or giving advice; or
3. they are contained in a document containing privileged information and they are related or connected to the privileged information and have been communicated with the “dominant purpose” of seeking or giving advice.
4. d) professional advice means advice given on patent law within the patent advisor’s area of expertise, as defined by the national or international law that stipulates the professional qualifications whether it is transmitted to another person or not.”

Artikel 1b) definiert die Art der Kommunikation (Element Nr. 1) zwischen ‚Patent Advisor‘ und Rechtssuchenden und scheint insoweit vollständig zu sein. Artikel 1c) ist offensichtlich dazu ausgelegt, die Elemente Nr. 2 bis 4 zu definieren, nämlich dass die Kommunikation zwischen einem Anwalt und einem Mandanten vertraulich erfolgt, um Rechtsberatung zu erhalten oder zu erteilen.

Die vorgeschlagene Definition scheint sich aber nicht ganz mit den etablierten Kriterien zu decken. In der Regel beginnt ja die Kommunikation mit einer Anfrage des Rechtssuchenden und ist Teil des Austauschs zwischen ‚Patent Advisor‘ und Rechtssuchendem. Die etablierte Definition des Anwaltsprivilegs umfasst daher auch die Kommunikation des Rechtssuchenden, die an den Anwalt bzw. ‚Patent Advisor‘ gerichtet ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung und sollte dementsprechend klargestellt werden (siehe auch Kommentare zu Artikel 2).

Artikel 1d) gibt mit anderen Worten wieder, dass die Rechtsberatung innerhalb des Kompetenzbereichs des Anwalts erfolgen muss (Element Nr. 6). Damit ergeben sich aber weitere Anforderungen an die Vertraulichkeit von Informationen, wenn der ‚Patent Advisor‘ seinerseits für den Rechtssuchenden Rechtsberatung in Angelegenheiten außerhalb seines Kompetenzbereichs einholt und diese dann innerhalb seines Mandats an den Rechtsuchenden weitergibt. Auch diese Art der Kommunikation muss unter das Anwaltsprivileg fallen.

4.3       Artikel 2:

„A confidential communication made for the dominant purpose of a patent advisor providing professional advice to a client shall be privileged, meaning it shall be protected from any disclosure to third parties, unless it is or has been disclosed with the authority of that client.”

Wie oben erwähnt, sind die Beratungen im Patentbereich (im ganzen gewerblichen Rechtsschutz) komplexer, da sie oft jurisdiktionsübergreifend erfolgen. In Bereichen, in denen der ‚Patent Advisor‘ keine eigene Kompetenz aufweist, wird er sich daher die Expertise eines Kollegen einholen (müssen), die er dann im Rahmen eines Gesamtgutachtens an den Rechtssuchenden weitergibt. Derartige Kommunikation muss auch unter das Anwaltsprivileg fallen.

Des Weiteren ist es allgemein auch anerkannt, dass Kommunikationen eines ‚Nicht-Anwalts‘, der unter der Leitung eines Anwalts in einer rechtlichen Funktion handelt, z.B. von Rechtsanwaltsfachangestellten, Patentanwaltsfachangestellten, ‚Patent-Paralegals‘, ebenfalls unter das Anwaltsprivileg fallen. Auch hier scheint die Definition „of a patent advisor“ zu eng gefasst.

Des Weiteren, wie schon zuvor erläutert, sind auch Anfragen bzw. Rückfragen des Rechtssuchenden an den ‚Patent Advisor‘ als Bestandteil der Rechtsberatung anzusehen und werden gewöhnlich als unter das Anwaltsprivileg fallend angesehen. Die Definition „communication made for the dominant purpose of a patent advisor providing professional advice to a client shall be privileged” erscheint daher zu eng gefasst.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Kommunikation innerhalb des Unternehmens des Rechtssuchenden weitergegeben werden muss, oft von der Patentabteilung zur Geschäftsführung, damit eine wirtschaftliche Entscheidung im Unternehmen getroffen werden kann. Es sollte daher klargestellt werden, dass diese Kommunikation in der Weitergabekette die Vertraulichkeit nicht verliert.

4.4       Attorney-Client-Privilege und Pre-Litigation Privilege

Neben der sogenannten “Attorney-Client-Privilege“ kennt der Common-Law Rechtskreist auch eine sogenannte „Pre-Litigation Privilege“ (US-amerikanische Work-Product Doktrin). Diese schützt alle Materialien, die in Vorbereitung auf oder in Erwartung eines Rechtsstreits erstellt wurden, vor einer Offenlegung im Prozess gegenüber der gegnerischen Partei[20]. Die Doktrin schützt somit die Vertraulichkeit der Prozessvorbereitung und den streitigen Prozess.

Reichweite und Umfang der Doktrin sind nicht einheitlich definiert. Im Wesentlichen lassen sich aber folgende Voraussetzungen identifizieren: Es muss sich

1. um Dokumente oder andere materielle Gegenstände handeln, die

2. in Vorbereitung auf oder in Erwartung eines Rechtsstreits und

3. von einer Partei oder einem Vertreter der Partei erstellt wurden.

Die Doktrin erfasst nur Dokumente und andere materielle Gegenstände. Insofern ist sie enger als das Anwaltsprivileg, das z.B. auch Gedanken, geistige Impressionen und Erinnerungen umfasst. Erfasst sind allerdings Zeugenaussagen, Memoranda, Korrespondenz, Unterlagen usw.

Das ‚Work Product‘ ist nur geschützt, wenn es in Vorbereitung auf oder in Erwartung eines Rechtsstreits erstellt wurde. Auch Dokumente, die im Rahmen der Vorbereitung auf einen Vergleich erstellt wurden, unterfallen der Doktrin.

Geschützt werden die Arbeitsergebnisse von einer Partei oder Repräsentanten der Partei. Anders als beim Anwaltsprivileg sind also nicht nur Anwalt und Mandant, sondern ein deutlich weiterer Personenkreis geschützt. Dieser Kreis ist nur durch den Parteibegriff begrenzt.

Auch die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts, die ja auf kontinentaleuropäischen Beweisprinzipien beruht, unterscheidet zwischen einem „Anwalt-Mandanten-Privileg“ (Regel 287) und einem „Rechtsstreitprivileg“ (Regel 288).

Zumindest in Vorbereitung auf oder in Erwartung eines Rechtsstreits sollte daher der unter das Privileg fallende Personenkreis in der Harmonisierung der „Privilegien“ analog zum Rechtsstreitprivileg gemäß Regel 288 UMV erweitert werden.

Gleiches gilt für Informationen, die von einem von einer Partei beauftragten Experten erlangt wurden (gleich, ob die Informationen bereits an die Partei weitergegeben wurden oder nicht). Diese Informationen sollten ebenfalls privilegiert sein, insbesondere wenn Sie unter Einbeziehung des ‚Patent Advisor‘ angefordert und weitergegeben werden. Zu denken ist hier beispielsweise an Versuchsberichte, die eine Patentversetzung belegen sollen.

4.5       Artikel 3:

“This Agreement applies to communications between a patent advisor and that advisor’s client regardless of the territory of the signatory State in, or on behalf of, which the patent advisor is officially recognised and certified, and regardless of the territory of the signatory State in which the communications take place.”

Wie zuvor erläutert, sollte die Art der Kommunikation nicht allein auf Kommunikationen zwischen ‚Patent Advisor‘ und Rechtssuchenden beschränkt sein, sondern auch Fremdgutachten und Informationen, die von einem von einer Partei beauftragten Experten erlangt wurden, einbeziehen.

4.6       Weitere Punkte

Die mögliche Ausweitung der Klauseln auch auf andere Rechtsgebiete des gewerblichen Rechtsschutzes ist zu begrüßen. So sind einige Rechtstreitigkeiten nicht nur auf einzelne Schutzrechte begrenzt, sondern können auch eine Kombination von mehreren Schutzrechtsarten betreffen.

 

[1] John Henry Wigmore „A General Survey of the History of the Rules of Evidence“ in Selected Essays in Anglo-American Legal History, Vol. II (1908), pp.691ff

[2] John Henry Wigmore „A General Survey of the History of the Rules of Evidence“ in Selected Essays in Anglo-American Legal History, Vol. II (1908), S.693

[3] John Henry Wigmore „A General Survey of the History of the Rules of Evidence“ in Selected Essays in Anglo-American Legal History, Vol. II (1908), S.693

[4] Diana Good et al. „Privileg: eine Weltreise“, Practical Law UK Artikel 2-103-2508

[5] Diana Good et al. „Privileg: eine Weltreise“, Practical Law UK Artikel 2-103-2508

[6] In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)

[7] Megan M. La Belle “Privilege for Patent Agents”, Scholarly Articles – The Catholic University of America, Columbus School of Law

[8] Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 188 F.R.D. 189 (S.D.N.Y. 1999) (neither French patent agents nor European patent attorneys are entitled to privilege)

[9] McCook Metals LLC v. Alcoa Inc., 192 F.R.D. 242 (N.D. Ill. 2000) (“[A]ttorney-client privilege protects all communications between a German patent attorney and his client which occur in the rendition of legal services for the client.”)

[10] Eisai Ltd. v. Dr. Reddy’s Labs., Inc., 406 F. Supp. 2d 341, 77 U.S.P.Q.2d 1854 (S.D.N.Y. 2005) (attorney-client privilege applies to Japanese benrishi); siehe auch VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D. Mass. 2000)

[11] John Henry Wigmore, Evidence in Trials at Common Law, Volume 8, Section 2292, revised by John McNaughton, Boston, MA: Little, Brown & Company, 1961 (supplemented 1991)

[12] AM & S EUROPE LIMITED vs. European Commission, No. 155/79 (E.C.J. 1982).

[13] LKQ Corp. v. Kia Motors Am., Inc., No. 21-C-3166, 2023 WL 3200236, at *3 (N.D. Ill. May 2, 2023)

[14] Cormack v. United States, 117 Fed. Cl. 392, 397 (2014)

[15] Genentech, Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 122 F. 3d 1409, 1415 (Fed. Cir. 1997).

[16] Siehe auch Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1296 (Fed. Cir. 2016); Sperry, 373 U.S.

[17] Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1296 (Fed. Cir. 2016).

[18] Akzo Nobel Chemicals Ltd. and Akcros Chemicals Ltd. v. European Commission, No. C-550/07 P (E.C.J. 2010).

[19] UPC_ CoA_563/2024

[20] Supreme Court Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947).